外国销售者是否要承担美国专利侵权责任？（一）

随着对美国贸易的发展，中国制造商遇到了一个重要的课题：如果一个中国公司A在中国销售某产品给公司B，而公司B随后将该产品进口到美国，如果公司B进口该产品到美国的行为构成对某美国专利的侵权行为，那么中国公司A在美国是否需要承担侵权责任？

由于专利权具有地域性，如果我们局限于中国专利法的知识，很容易推断出，由于中国公司A的销售行为没有发生在美国，因此，不需要承担侵犯美国专利权的责任。但是，与中国的专利法不同，美国的专利法中除了包括关于直接侵权的规定，见§271（a），还对间接侵权做了明确的规定，见§271（b）中规定的主动诱导侵权和§271（c）中规定的参与侵权。[注1]
举例说明如下：
假设某美国专利P的权利要求是关于一种自行车，该自行车包括三个要件：车架1、车轮2和车座3。
如果公司X在美国销售包括车架1、车轮2和车座3的整个自行车，则公司X的销售行为是一种根据§271（a）的直接侵权行为。
如果公司Y在美国销售包括车架1、车轮2和车座3的整个自行车，则公司Y的销售行为是一种直接侵权行为；如果公司X主动诱导公司Y达成直接侵权，则公司X的主动诱导行为是一种根据§271（b）的主动诱导侵权行为。
如果公司X在美国将包括车架1和车轮2的自行车部件卖给使用者Z，而使用者Z买回该部件后自己安装上车座3，从而形成包括车架1、车轮2和车座3的整个自行车，则使用者Z的行为是一种直接侵权行为，而公司X的销售部件的行为虽然没有构成直接侵权，但却是一种根据§271（c）的参与侵权行为。

我们要探讨的问题实质是:由于中国公司A的销售行为发生在美国境外，所以，应该不构成直接侵权，但是，会否因“主动诱导”或“参与”而构成间接侵权呢？

我在9月份陪达万斯讲课时，曾和他探讨过这个问题。他回到美国之后，帮我找了一份有关的论文《美国法中关于外国销售者销售侵权产品的侵权责任的规定》。随后，我公司的曹晓伟律师将该论文翻译成中文。

在提出我的认识之前，我想起了“凶手就是那个园丁”的笑话[注2]，为了不使自己成为那个可恶的服务员，还是请大家先阅读这篇论文。

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注1：35 U.S.C.271 Infringement of patent.（专利权的侵害）
(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
(a) 除本法另有规定外，于专利权存续期间，未经许可于美国境内制造、使用、许诺销售，或销售任何已授权专利的发明产品，或将任何已授权专利的发明产品由外国输入到美国境内，即属侵害专利权。
(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
（b）任何主动诱导他人侵犯专利权者应当承担侵权责任。
(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.
（c）任何人在美国许诺销售、销售或者进口专利设备、产品、组合的部件，或者用于实施一项专利方法的组合物、材料或装置，其构成了该发明的实质性部分，如果他明知这样的部件、组合物、材料或装置是为侵犯专利权而专门制造的或者专门供侵犯专利权使用的，而且这样的部件、组合物、材料或装置不是一种常用商品或者具有实质性非侵权用途的商品，则应当承担参与侵权的责任。
注2 ：笑话《一个包厢服务员的报复》
一个小时前刚刚抵达此城的我遇见的头一位就问我：“您有票吗？”
“票？什么票？”　　“今晚将有引起轰动的首场演出。”　　“是部新剧目？”　　“首次上演，剧作者是位英国人。一部空前绝后、惊险绝伦的侦探剧，剧中许多角色都由名演员担任。首场票几星期以前早就被抢购一空了。”　　“剧名叫什么？”　　“《公园街谋杀案》。”　　“听这名字还真够惊险的。”　　“要论惊险，那剧情才更叫人觉得够味。这不，全城的老少谁甘坐失此良机？　　哪个不想先睹为快？可快至终场时，还没有人能弄明白究竟谁是谋杀者。当幕布徐徐落下的一刹那，也就是在您刚刚从那仿佛身临其境、叫人提心吊胆连大气都不敢出的紧张气氛中稍稍有所恢复的时刻，您才会恍然大悟，茅塞顿开。这无疑将是个您意料不到的答案。”　　我平素酷爱以侦探故事为体裁的剧目，可以说到了如痴如醉的地步。每当看这些剧目时，从一开始便试图着手弄他个水落石出，究竟谁是凶手，每一句可疑、值得推敲的台词我都不放过，仔细咀嚼其弦外之音、言外之意。我总是凝神屏气，神智始终保持十二万分的清醒，为了把台词尽量能一字不漏地记下来，我简直紧张到了极点，心脏的跳动急剧加快。对我来说，一部编排得很好的惊险侦探片可以给我的生活带来无限的乐趣。可眼下呢？首场票几星期前就早已售完，而黑市上的票价竟翻了整整20倍。但无论如何，这场我是非看不可了！　　然而要想从那些包厢席里获得一个席位，看来不费一笔是不成的。终于我付了这笔钱，神情激动地踏进了剧院大门。因进场稍稍晚了点，观众席里已是漆黑一片。当包厢服务员领着我来到我包厢跟前时，舞台上的幕布正缓缓上启。　　“先生，这座位还不错吧？”他将手伸了过来，我丝毫没有理会他的这一举动。　　“噢，谢谢。”　　“愿为您效劳，是否可以替您把衣帽交托到存衣处那儿？”　　“不用了，谢谢。”　　稍过片刻，我想他大概已经走了，谁知他根本就没离开，一直在我的座位后面站着。　　“来份节目单怎么样？”　　“不，谢谢。”　　“那上面还附有剧照呢！”　　“谢谢，不必了。”　　“来杯什么喝的怎么样？”　　演出开始了，我不耐烦地摆了摆手。　　“喝杯什么来着？”他又重复了一遍。　　“不要，谢谢！”　　我通常在这个时刻早就静下心来了，但此刻我却根本就无法静下来。　　“散场后，您是否希望叫辆出租汽车呢？”　　“不！”　　“用不着叫车吗？”　　“对！”　　“那么现在是不是来点巧克力？”　　“我什么也不需要，谢谢！”　　剧情似乎一开始就很扣人心弦，我生怕错过或是漏掉哪句台词，可这服务员的絮叨真使我有些恼火。　　“场间休息时你要杯香槟酒或是来几个面包卷什么的，好吗？”　　“不，不要，我什么都不要！见鬼，快滚远点！”我真的恼火了。　　直到这会儿，他才似乎意识到在我这儿恐怕赚不到分文。　　结果呢，我终于领略到了一个包厢服务员那可怕的报复，原因是不言而喻的，因为我没有接受他的服务，使他失去了本可以从我身上赚得的一笔小费。他深深地向我鞠了一躬，然后伸手指着舞台上，凑近我的耳朵，压低了嗓音，深恶痛绝地说：“瞧那个园丁，他就是凶手！”

　　　　　　　美国法中关于外国销售者销售侵权产品的侵权责任的规定
作者：特罗伊•彼得森（Troy Petersen，杜克大学法学院）

进口权作为一项专有权利
在美国以外的国家制造、销售或者使用美国专利产品或者使用美国专利方法并不侵犯美国专利权。美国法律不能约束其他国家，因此专利权人能取得的救济取决于相关国家的法律。但是如果专利产品（或利用专利方法制造的产品）输入美国，则美国法律有权提供救济。
1988年以前，根据美国专利法，进口权并不是专利权人的一项专有权利。《1988年方法专利修正法案》在原有专利法的基础上增加第271（g）节，规定进口根据专利方法制造的产品为侵权行为。但是，直到1996年，专利法才进行有效修正，增加了专利产品进口权为专有权利的规定。这项修改是根据《1994年乌拉圭回合贸易协定》中的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）进行的，该协议规定进口权应为专利权人的一项专有权利。《1994年乌拉圭回合协定法案》于1996年生效，修正了美国专利法第154节，增加了“向美国进口发明”的内容，同时修正了35U.S.C.§271一节，在不同小节中，特别是§271（a）小节中增加了“向美国进口”的内容。
本文探讨外国销售商或制造商在国外销售产品，并且该产品最终进入美国境内，随之由于进口问题该外国销售商或制造商被指称侵犯了美国专利的情况下，其侵权责任问题。这里假设可以取得对外国销售商或制造商的管辖权，并且讨论两种侵权类型：直接侵权和间接侵权。

直接侵权
对于未经授权的专利产品进口行为的直接侵权诉讼是基于35U.S.C.§271(a)小节，而对于未经授权的根据专利方法取得的产品的进口行为的直接侵权诉讼是基于35U.S.C.§271（g）小节。虽然两小节的内容都较新，但判例法中对于外国制造商在国外销售侵权产品，并且该产品后来进入美国境内的情况下，是否承担直接侵权责任问题已有涉及。
在Pfizer公司诉Aceto公司一案中，一家所在地和经营地均在中国的外国制造商被根据§271（g）[注3]小节起诉，认为其侵犯了一项有关生产加味剂方法的美国专利。该制造商本身并未将被指称的侵权方法获得的产品输入到美国，但是将该产品在中国卖给了另一家中国公司，这家公司转手又将该产品卖给美国特拉华州的一家公司，该特拉华公司最终将产品输入美国。法庭同意了制造商提出的简易判决的请求，指出§271（g）小节中的措词并未表明外国制造商在本身未将产品输入到美国的情况下，只因为其可能预见到产品的买家最终可能将产品输入美国，就应承担责任。该法庭还指出立法史支持一项裁决，即认为侵权行为乃进口行为。由于该外国制造商本身未将产品进口到美国（也未预见专利产品的进口），因此该外国制造商不是在§271(g)小节意义上的”进口商”。
美国北伊利诺斯州联邦地方法院在有关一日本冷却风扇制造商的侵权诉讼中（该制造商在日本将风扇卖给一日本汽车制造商，后者随后将产品输入美国），应用Pfizer诉Aceto一案中的逻辑，在简易判决中驳回了要求认定日本公司侵权的诉讼请求。该风扇铸模方法的美国专利持有人提出日本制造商侵权，宣称该外国制造商密切并直接参与了进口风扇的行动，还宣称外国公司至少帮助和唆使其客户进口风扇。法庭根据Pfizer诉Aceto一案的判例，作出裁决，外国制造商并未侵权，指出§271（g）小节的主要目标并非利用专利方法制造产品的制造商；而其主要目标是利用专利方法取得的产品的进口商。
在Cybiotronics公司诉Golden Source电子公司一案中的法庭再次应用了Pfizer诉Aceto一案判例中的逻辑，该案是根据§271(a)起诉的专利产品侵权案。香港Smoothline公司在香港与一美国中间商达成协议，在中国大陆为后者生产无绳电话，后者再转卖给另一家美国公司，再由该美国公司计划将电话输入美国。法院裁定所有的进口行为均由美国进口商实施。虽然美国进口商可能对专利构成直接侵权，但是法院裁定由于Smoothline公司本身并未将产品输入美国，其不构成直接侵权。法庭指出：”正如35U.S.C.§271（a）所阐明以及联邦巡回法庭最近所重申的那样，与直接侵权唯一有关的行为乃发生在美国境内的行为。境外行为与直接侵权无关。”该法庭甚至还暗示一个用于保护外国公司免受侵权责任的策略可能是行得通的：“虽然Smoothline公司在本案中的行为可以说是违背了专利法的精神，而且/或者该公司可能通过虚构另一个实体作为文件记载中的进口商以逃避侵权责任，但这些不在本法庭的控制范围之内。目前的法规不能提供救济。”因此，即使一个实体可能从事了与违法进口活动可能直接相关的可疑行为，根据相关法规似乎也不构成直接侵权。
判例法启示可判决外国销售者直接侵权责任成立，但基础是相关买家的国内销售（而非进口）行为以及卖方有大量的参与国内销售的行为。但是，基于买家进口行为构成直接侵权而判决外国销售者间接侵权成立的判例尚未出现。可以想见，卖家大量参与买方进口活动的行为，也有可能被看做是可疑的行为，并且可能被认为构成非法进口。

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注3：§271（g）
(g)Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after —
(1) it is materially changed by subsequent processes; or
(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.
(g) 在方法专利的存续期限内，未经许可而擅自进口该项方法专利产品，或于美国境内擅自许诺销售、销售或使用该方法，视为侵权者而负其责任。在方法专利的侵权诉讼中，非商业性使用或零售该项产品不得请求损害赔偿，除非其进口该产品、或其它的使用、许诺销售或销售该产品的行为，依据本法无法获得适当的损害赔偿。但下列情形所制造的产品不视为依方法专利所制造者：
(1) 方法系经显著改变者；或
(2) 该产品仅为其它产品的非重要部件者。


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间接侵权
除了直接侵权，美国专利法还虑及针对那些本身虽未直接侵犯专利权，但曾帮助或唆使他人直接侵犯专利权的人，使其承担侵权责任。第271节针对间接侵权规定了2种专有权利：§271(b)小节中的引诱侵权和§271（c）小节中的参与侵权。
第271(c)小节针对间接侵权中较普遍的类型作出了禁止规定，并明确地只要求提供被指称侵权人知道（非故意）其行为引起侵权的证据即可确立侵权责任。根据判例法，所要求的知情不仅包括知道其部件是为某一特定用途专门制造或改制的，而且包括知道专利权禁止该种使用。
271(b)小节针对间接侵权中的其他类型作出了禁止规定，使用了比§271（c）小节中更宽泛的措辞。271(b)小节本身并未提及要求“故意”要素。但是，考虑到1952年以前的判例法中对”主动诱导”所作的完整定义，以及§271(b)小节仅仅是将1952年以前的判例法进行法典化这一事实，联邦巡回法庭已明确指出“提出侵权人有构成侵权行为的实际故意的证据，是判定主动诱导的必要前提。”证明主动诱导侵权要求的故意证据比根据§271(c)小节证明参与侵权所要求的知情证据举证难度要大，而且证明主动诱导要求的故意证据实际已包含了知情证据。
目前缺少这样的案例，即在买方的直接侵权行为乃进口侵权产品的情况下，判定外国卖方的间接侵权行为。但是，外国卖家的间接侵权责任可能更多地是由其自身行为引起，而不是由于那些导致直接侵权的行为引起。

主动诱导侵权
对于此问题尚无明确的结论，但为数不多的几个判决显示可要求外国制造商对在外国实施的行为承担引诱侵权的责任。但是，如同所有的间接侵权案一样，同时必须有发生在美国境内的直接侵权行为。
在1973年Honeywell公司诉Metz Apparatewerke一案中，美国上诉法院第七巡回法庭裁定外国制造商主动诱导侵权责任成立，该外国公司虽然本身未进口及销售侵权产品，但与进口商签有一份分销协议，该协议显示了外国制造商“在充分了解专利权人持有的美国专利权的情况下，打入美国市场”的意图。此外，法庭还裁定外国制造商参与了与进口有关的活动：为进口商提供了英文说明手册，同意协助进行产品宣传，保留检查进口商的商业事务并收集相关信息的权利，同意补偿进口商因专利侵权诉讼遭受的损失，进口商可根据发票从制造商取得在美国进行售后维修支付的款项等。《乌拉圭协议法案》颁布前，数个地方法院曾引用Honeywell案的原理，认为”引诱行为可能发生在美国境外，只要直接侵权行为发生在美国境内即可。”因此外国销售者的某些行为如果情节严重可构成基于进口的主动诱导侵权行为。
2001年上诉法院联邦巡回法庭的Rader法官裁决的2个案例并未使此问题得到澄清。在Crystal半导体公司诉Tritech微电子国际公司一案中，法庭认同Honeywell一案中的判决，认为发生在美国境外的行为也可构成引诱侵权行为。外国制造商被指控侵犯了一项美国方法专利，因为该制造商设计，生产产品（集成电路芯片，其中包含的电路运用了专利方法）并卖给国外客户，该客户将产品输入美国并进行销售。法庭认为有实质性证据支持陪审团的判决，即外国制造商构成主动诱导侵权。法庭指出由于外国制造商并未在美国使用该方法，因此不能根据35U.S.C§271（a）小节承担直接侵权责任，但是，制造商向分销商销售芯片的有关活动根据35U.S.C§271（b）小节构成了主动诱导。
但是，在第2个案例中，即Shockley诉Arcan公司一案中，联邦巡回法庭作出裁决，认为中国制造商根据§271节无需承担单独或共同责任（该制造商生产被指称的侵权产品，在中国境内售予第2家公司，第2家公司将产品输入美国并售予另一家公司进行销售），理由是该制造商所有活动均发生在上海。”法庭指出 “当事人必须在美国境内从事制造，使用，许诺销售或销售专利发明活动，或者将专利发明输入美国，方能根据35U.S.C§271节使其承担侵权责任。”该法庭的措词中未明确提及§271节的具体小节，而且未区分直接和间接侵权责任。因此，对于这段Shockley判例的一个可能的解释是，在引证§271节内容时，法庭所指的仅仅是直接侵权，因此本判例与Crystal半导体一案并不矛盾。

参与侵权
虽然有判例支持被告在国外从事的活动可能构成主动诱导侵权这一观点，但对于参与侵权而言结果可能会不同。按照字面理解，§271(c)小节仅仅涉及“在美国境内从事许诺销售或销售或者进口到美国境内的人。”这可能意味着，一家公司在他国生产一部件，然后将该部件卖给第2家公司，第2家公司再将部件输入美国，即使制造商知道买家会将部件输入美国也无需承担参与侵权责任。虽然还存在起诉制造商主动诱导侵权的可能性（因为§271(b)小节不包含地域限制），但如上所述，主动诱导侵权所要求的故意证据水平要高于参与侵权要求的证据水平。但是，修正了§271（c）小节的《1994年乌拉圭回合协定法案》的立法史没有暗示，在增加2项新的专有权利“许诺销售”和“进口”之外，在条款的操作上将有其他的变化。
不过，在《乌拉圭回合协定法案》颁布前有2个地方法院的判例对于一家公司在他国的活动作出参与侵权的判决。在Lucas航空航天公司诉Unison实业公司L.P.一案中，裁定一外国制造商承担参与侵权责任，该制造商向一家加拿大公司提供部件，加拿大公司接着将该部件作为其产品的一部分输入美国。特拉华地方法院支持陪审团的裁决，认为“实质性证据支持这一结论，即Lucas公司销售了最终在美国境内使用或销售的部件。”由于“作出参与侵权的裁决……并不会过分扩大专利权的地域范围，”因此法院“毫无困难地断定§271(c)小节提供了充足的法律权力令外国制造商因其对外销售行为而承担侵权责任。”另外，在Endress和Hauser公司诉Hawk测量系统公司一案中南印第安纳州地方法院裁定一家澳大利亚公司承担参与侵权责任，该公司向其美国子公司销售侵权部件，并且知道该子公司会在美国境内转售该产品。根据这2起针对基于直接侵权销售行为构成的参与侵权的判例进行判断，预计法庭今后对于直接侵权行为乃进口行为的案例会作出类似处理。

结论
《乌拉圭回合协定法案》颁布前即存在这样的判例—对于外国制造商/销售商基于其在美国之外的活动即可令其承担参与侵权责任—这提示着在买家的直接侵权行为乃进口产品行为的情况下可责令承担类似的责任。但是，这有赖于法庭将《乌拉圭回合协定法案》对§271(c)小节的修正理解为仅仅增加了2项附加专有权利（“许诺销售”和“进口”），而非增加地域限制。这一点是很重要的，因为在这种案件中证明外国制造商直接侵权已证明是困难的，而证明主动诱导侵权要求原告提供较高水平的被指称引诱侵权者的故意证据。根据§271(c)小节起诉参与侵权行为，还有一个困难，即根据§271（c）小节的措词，外国公司销售的产品可能必须是侵权产品的一个组成部分。尚不清楚一家外国公司对外销售完整的侵权产品是否可以令其承担参与侵权责任。在买家将侵权产品输入美国境内时，如卖家知道买家的进口行为乃侵权行为，则法庭应认定对外国卖家的参与侵权责任，这看来是公平的。

现在，我终于可以说出我的认识了：根据美国专利法的精神，如果中国公司A知道或明知其销售的产品会随后输入美国，并且造成对美国专利权的侵害，那么，该中国公司A很有可能会被判定承担间接侵权的责任。所以，从主观上，中国公司应该避免这种行为的发生。但是，如果无意中被牵涉到此类纠纷中，也不见得就必死无疑，那么，就带着你的律师一起与原告对抗一番吧！（完）